La protección a las marcas no se da simplemente porque alguien pensó en un nombre único e inteligente y lo registró ante el gobierno federal. Aquí encontrará un resumen de lo que son las marcas comerciales y algunos de los asuntos relacionados con la protección de las marcas (con mayor énfasis sobre el registro federal de marcas comerciales).
Lo que representa una marca comercial
Las marcas comerciales son palabras o símbolos que una empresa pone a sus productos con el fin de ayudar a los compradores a identificar el origen de las mercancías y para garantizarles la calidad que se asocia con dicho origen. Por lo tanto, el valor de una marca no se encuentra en la marca propiamente dicha, sino en el fondo de comercio asociado con esa marca. Las marcas comerciales existen de manera independiente de su registro; no es necesario registrarse para crear o mantener una marca comercial, pero el registro federal de una marca trae sustanciales beneficios.
Fuentes Legales de las Marcas Registradas
Los derechos sobre marcas registradas pueden establecerse mediante leyes estatales y federales. Las leyes estatales sobre marcas registradas a menudo se forman a partir de estatutos y de la jurisprudencia (es decir, las leyes que se derivan de las costumbres y de las decisiones judiciales, en contraposición a los estatutos). Por ejemplo, el estatuto de registro de marcas de la Florida establece explícitamente que no afecta negativamente los derechos de marca generados por la jurisprudencia ni la obligación a su cumplimiento. Los requisitos para el registro de marcas de muchos estados (incluyendo Florida) tienen muchas similitudes con los requisitos federales para el registro (el aspecto en que más se diferencian es el requisito de “utilización en el comercio”, que será discutido más adelante).
Tipos de marcas
Este resumen se centra en tres tipos de marcas protegibles: marcas comerciales, imagen comercial y marcas de servicio. Otros tipos de marcas (por ejemplo, las marcas de certificación y las marcas colectivas) pueden ser protegidas, pero no serán incluidas en este resumen.
Las marcas comerciales son palabras, frases, símbolos y/o diseños que identifican y distinguen la procedencia de los productos que pertenecen a una persona, de los que pertenecen a otros.
La imagen comercial es un concepto similar a la marca comercial, pero se refiere al envase, el diseño del producto o la apariencia física (en lugar de palabras, frases y/o símbolos) que se utilicen para identificar el producto. La imagen comercial enfrenta un obstáculo adicional por el hecho de que el aspecto del diseño no debe ser funcional. Un ejemplo de un aspecto de diseño que se ha realizado para ser funcional (y, por lo tanto, no puede ser protegido) es una señal de tráfico que utiliza dos muelles en su base con el fin de evitar que sea derribado por el viento. TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001). Un gran ejemplo de un diseño que no es funcional es la botella de Coca-Cola; el diseño de la botella sirve para identificar ese producto y no mejora la capacidad de la botella para contener un líquido. Hay mucha tela que cortar entre los dos ejemplos anteriores.
Cuando se utilizan palabras, frases, símbolos y/o diseños para identificar servicios, estos se conocen como marcas de servicios.
Registro
El registro no es obligatorio si se desea el derecho sobre una marca (los derechos se adquieren mediante el uso de la marca), pero hay beneficios importantes si se lleva a cabo el registro.
El registro de una marca se extiende sobre el rango geográfico donde una empresa tiene derechos sobre la marca. Sin embargo, sin registro, los derechos de la marca se limitan a la zona geográfica en la que se utiliza. El registro estatal por lo general extiende los derechos sobre todo el estado donde se hace el registro. El registro federal extiende los derechos de la marca a todo el territorio de los Estados Unidos (incluso a aquellos estados en los que todavía no se ha utilizado la marca).
El registro de una marca proporciona una notificación implícita a los posibles usuarios de los derechos exclusivos del registrante con respecto al uso de la marca. Si una marca es utilizada incorrectamente, el propietario de la marca sólo podrá reclamar daños y perjuicios desde el momento en que el usuario haya tenido conocimiento de los derechos del titular de la marca. Debido a la notificación implícita que se logra cuando se registra la marca, se considera que los posibles usuarios han recibido la notificación de los derechos del propietario (independientemente de si realmente recibieron la misma o no) y los daños pueden empezar a calcularse desde el momento en que la marca fue usada por primera vez; por eso la notificación implícita es un beneficio muy potente.
Requisitos para el Registro Federal de Marcas
Los dos requisitos principales para poder registrar una marca a nivel federal es que la marca sea distintiva (es decir, que pueda identificar el origen de los bienes o servicios) y que la marca sea utilizada en el comercio.
Las marcas pueden ser categorizadas en función de cuán distintivas son. Se clasifican (de la más distintiva a la menos distintiva) de la manera siguiente: arbitraria y caprichosa, sugestiva, descriptiva y genérica.
Las marcas arbitrarias son palabras reales que se utilizan para identificar productos que no tienen ninguna relación real con las palabras. Los computadores Apple constituyen un excelente ejemplo de una marca arbitraria; las manzanas no están relacionadas con los computadores de ninguna forma. Las marcas caprichosas son palabras que no tenían significado en el mundo real antes de ser popularizadas por el usuario de la marca. Los medicamentos comúnmente reciben nombres caprichosos (por ejemplo, Claritin, Zyrtec, Allegra). Las marcas arbitrarias y caprichosas son consideradas inherentemente distintivas y son los más distintivas de todas las categorías.
Las marcas sugestivas son las que “sugieren” la calidad o las características de un producto, pero no lo describen directamente; no son tan distintivas como las marcas arbitrarias o caprichosas, pero aun así pueden lograr formar la marca sin demostrar su naturaleza distintiva. Las marcas sugestivas requieren imaginación por parte del consumidor para llegar a una conclusión sobre el producto. El protector solar Coppertone es un excelente ejemplo de una marca sugestiva. Basándose en el nombre, el consumidor podría sugerirse a sí mismo, con un poco de imaginación, que el uso del producto se traduciría en un tono bronceado parecido al color cobre (porque ‘copper’ es cobre en inglés). Sin embargo, a veces puede haber ambigüedad acerca de si una marca es sugestiva o descriptiva, lo cual es tema común en los litigios; esto es significativo porque las marcas descriptivas no pueden lograr formar una marca sin demostrar también su naturaleza distintiva.
Las marcas descriptivas son aquellas que simplemente describen el producto que identifican y no pueden funcionar como marcas comerciales, si no han cobrado un significado secundario. El adquirir un significado secundario puede demostrarse mediante la prueba del uso exclusivo y sustancialmente continuo de una marca por parte de un solicitante durante un periodo de cinco años. International Business Machines (IBM) es un ejemplo de una marca que, si bien es descriptiva de entrada, ha adquirido un significado secundario.
Las marcas genéricas no pueden recibir protección de marca registrada. Los términos genéricos son aquellos que, o bien son el nombre del producto o han llegado a entenderse como el nombre para dicho producto. Además del hecho de que una marca genérica no puede ser registrada, la ley federal establece expresamente que el registro de una marca debe ser cancelada si “se convierte en el nombre genérico de los bienes o servicios, o porción de los mismos, para los que fue registrado”. La aspirina fue una vez la marca registrada de Bayer para el ácido acetilsalicílico; Sin embargo, perdieron los derechos de marca al permitir que otros fabricantes usaran el nombre para vender ácido acetilsalicílico.
Las marcas deben ser utilizadas en el comercio antes de que puedan ser registradas a nivel federal. La legislación sobre las marcas registradas define tanto lo que constituye el “uso” como lo que constituye “en el comercio”. El uso de la marca en mercancías se puede lograr mediante la colocación de la marca sobre los bienes (o sobre sus envases o despliegues). Para los servicios, el uso de la marca se puede lograr mostrando la marca o presentándola en la venta o publicidad de los servicios. “En el comercio” se refiere a “todo acto de comercio que pueda ser legalmente regulado por el Congreso”. La Constitución de EE.UU. le otorga autoridad al Congreso para regular el comercio entre más de un estado, con naciones extranjeras o con tribus indias nativas. El requisito “en el comercio” no es sencillo. Por ejemplo, si una marca de servicio es utilizada exclusivamente dentro de un Estado, pero los servicios se proporcionan a la clientela de un estado a otro, la marca puede calificar para el registro federal.
Solicitudes de Intención de Uso
A pesar de que las marcas no pueden ser registradas por el gobierno federal hasta que se cumplan los requisitos anteriores, es posible presentar una solicitud de «intención de uso». Si se presenta dicha intención de uso, y se han cumplido los requisitos anteriores, la marca comercial puede ser registrada, siendo la fecha efectiva de dicho registro la fecha de la solicitud de intención de uso.